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首席律师

李正坤律师

所在地:云南 - 昆明

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单位:北京天驰君泰(昆明)律师事务所

执业证号:153019982078999

简介:

李正坤律师毕业于中国政法大学,法学硕士。是北京天驰君泰(昆明)律师事务所高级合伙人、公司及合同事务部负责人。昆明市律师协会优秀共产党员,是昆明市政府普法与依法治理专家库律师,昆明市律师专业人才库专家,以及“澜湄合作”法学研究会理事。担任多家企业的法律顾问。...[详细]

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浅谈专利侵权判定中的全面覆盖和等同侵权理论

来源: 云南法律网 作者:admin

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最近几年来,专利侵权案件在各国的急剧增多使得侵权判定应适用的原则特别是其中的等同原则适用条件在世界各国理论界和司法界都引起广泛争论。其中许多关键问题尚无定论。中国司法实践中,各级人民法院对专利侵权判定应适用的基本原则的关系及适用条件等问题也缺乏一致的理解。 本文试图在总结其中已基本形成共识的规则的基础上,介绍几个其中仍颇有争议的焦点问题,并试图对这些问题提出自己一些粗浅的看法。同时在回顾美国法院对其中尤其激烈的等同原则的适用基础上,介绍等同原则在美国司法实践中最新的讨论成果。专利侵权判定的原则是适用于包括发明、实用新型和外观设计专利在内的所有专利类型的,但鉴于外观设计专利特有的形式审查制度,本文对专利侵权判定的基本原则和等同原则的讨论仅限于发明专利和实用新型侵权判定中的法律规则。

  • 专利侵权判定原则概述
在工业革命、技术革命已成为历史,信息革命引领世界经济的今天,随着二十世纪科技高度发达和信息产业的迅猛发展,世界各国数以百万计的专利技术使取得突破性专利技术的可能性越来越小。每一个受保护的专利技术无不是在广泛吸收现有技术的基础上取得专利法意义上的“创造性”和“新颖性”的进步。 不可否认许多同一领域内的专利技术之间、专利技术与未取得专利的技术之间的差别已越来越小。这就给法庭判定专利侵权提出了严峻的考验。
在专利侵权诉讼中,专利侵权系指在专利权有效期限内,行为人未经专利权人许可以营利为目的实施其专利行为。其中“未经专利权人许可”和“以营利为目的”是判断专利侵权是否成立的法定形式要件。在形式要件满足的基础上,判断专利侵权是否成立的关键在于判别行为人的实施行为是否落入专利权的保护范围。如果该行为落入专利权的保护范围,则可认定侵权。反之,则不能认定侵权。由于所有建立专利制度的国家都规定以载有发明创造技术特征的权利要求书为确定专利权保护范围的依据,所以从理论上讲,权利要求书使专利权保护范围这一不确定因素有了客观准确的评定标准。现在各国采用的判定被控侵权产品或方法是否落入涉案专利的保护范围的步骤一般是:先确定涉案专利的保护范围,再将被控侵权物的技术特征与涉案专利的保护范围比较,来看前者是否落入后者的保护范围,从而得出是否构成侵权的结论。对是否落入涉案专利的保护范围存在二种比较标准,即全面覆盖理论或称字面侵权理论和等同侵权理论。
所谓字面侵权理论(literal Infringement)就是指被控侵权产品或方法具备了涉案专利权利要求书中的每一项技术特征。如果前者比后者多出或少了一个或几个技术特征,或者前者与后者的技术方案有实质性的差别,则被控侵权产品或方法与涉案专利的整体技术方案不相同,即没有落入后者的保护范围,不构成侵权。  只有当被控侵权产品或方法具备了涉案专利的每一项技术特征时,才可被判定为二者整体技术方案相同,构成侵权。如果被控侵权产品或方法与涉案专利整体技术方案虽然不相同,但专利权人认为被控侵权产品或方法的一个或几个技术特征与涉案专利的某一个或几个技术特征等同,被控侵权产品或方法的技术特征构成对涉案专利技术特征的等同替代,则此时法院要依据等同原则判定专利权人的指控是否成立。所谓等同侵权(Infringement under the Doctrine of Equivalents)是指被控侵权产品或方法的一个或几个技术特征虽然不同于涉案专利的相应技术特征,但被控侵权物以实质上相同的方式实现了实质上相同的功能取得相同的结果,那么这种差别就是非实质性的,而从事该领域工作的普通技术人员能够容易的知道二者的互换性(Interchangeability),在专利法看来, 被控侵权产品或方法的一个或几个技术特征等同于涉案专利的相应特征。
这里有两个值得注意的问题。 第一,无论是字面侵权还是等同侵权,证明被控侵权产品或方法与涉案专利整体技术方案相同或构成等同侵权的举证责任都在主张构成侵权的一方即专利权人。因此法院不能在发现被控侵权物不构成对涉案专利的字面侵权后,自动启用等同原则。第二,字面侵权理论和等同侵权理论不是平行的关系,等同侵权理论只是一种例外原则。当被控侵权产品或方法与涉案专利的整体技术方案不相同时,即被控侵权产品或方法比涉案专利缺少或多出一个或几个技术特征,或其某一项或几项技术特征与涉案专利不同时,传统的专利侵权判定理论就不再继续追究被控侵权产品或方法中的一项或几项技术特征是否构成对涉案专利的等同替代。因为这种等同侵权的判定实际上是将专利权利要求书中不存在的但又与权利要求实质上相同的东西纳入受保护的范围。这不能不说是对专利权利要求书所陈述的保护范围的扩大,而这种对权利要求书的扩大很可能会与权利要求书的目的相冲突。权利要求书的目的无非是两个,即划定专利保护范围和公知公示的作用,扩大解释权利要求书的做法使专利的保护范围变得模糊不定,公众不能清楚知道专利的保护范围,而专利权利要求书也无法真正起到公知公示的作用。因此,适用等同原则可以说是专利侵权判定的非正常方式。 正如美国第二巡回法院法官汉德(Learned Hand)在皇家打字机公司[1]一案中所说:“法庭有时诉诸于等同理论以调和严厉的逻辑并防止侵权者偷取发明的好处。毫无疑问,严格说来这是非正常的。但有时法庭几乎从已开始就坦率面对和予以接受的。”

  • 确定专利保护范围的原则
确定被控侵权物是否构成对一个有效授权专利的侵权,首先必须看该专利权利要求书的表述。无论是依据字面侵权理论或是依据等同侵权理论的比较都不是技术创意的比较,而是整体技术方案的比较,即将涉案权利要求书所确定的保护范围与被控侵权物的技术特征进行专利法意义上的比较,那么就面临一个问题:如何确定涉案权利的保护范围。确定专利的保护范围的过程,实际上就是解释专利权利要求书的过程。目前对权利要求书主要有三种解释方法,即中心限定原则(Central Claiming Principle),周边限定原则(Peripheral Claiming Principle)和折衷原则或称主题内容限定原则。 按照中心限定原则的解释方法,只要被控侵权产品或方法具有与涉案专利同样的技术创意,法庭就不应拘泥于权利要求书的字面含义,而应当将被控侵权产品或方法视为该创意的另外一种表现形式。而按周边限定原则,专利权的保护范围应严格限定于权利要求书据字面含义或等同原则所划定的界限内。 折衷原则,顾名思义,即是对上述二方法的中和,之所以又称为“主题内容限定原则”,是因为其仍是依权利要求书的措词来确定保护范围。《欧洲专利公约》是这一原则的典型,该公约69条“由欧洲专利或欧洲专利申请所赋予的保护程度,应有权利要求书的措辞来确定,但是说明书和附图可用于解释权利要求。” 中国专利法采用的也是折衷原则[2]
但折衷原则仍是弹性很大的标准,司法实践中,涉案专利(原告)方往往通过夸大本专利的创造性、新颖性,而将其专利中所有技术特殊性征(无论是否落入现有技术范围内)统统纳入专利保护范围。而被控侵权人(被告)则千方百计将涉案专利受保护范围严格限于权利要求书所限定的范围。最终仍要由法庭来作出选择,是扩大解释还是限缩解释权利要求书的保护范围。就法院采取倾向的标准而言,本人认为应当将涉案专利的创造性程度作为考虑因素之一。对于在现有技术基础上发挥高度创造力取得该领域内突破性进展的专利,法庭应当对其中的独创性成果给予足够的保护,即在折衷原则的范围内适当扩大解释其权利保护范围,反之,对于仅对现有技术作出轻微改进的专利,则应当适当限缩解释。因为,越是突破性的进步,其中凝结了越多发明人的心血,越容易产生经济上良好的效益,而从事该领域工作的其他技术人员越不易取得与之实质相同的技术成果,那么,也就越容易遭到侵权者的抄袭和模仿;反过来讲对于本来创造性较低的专利技术,同一领域技术人员越容易取得相同甚至更好的技术成果,而所谓的被控侵权,源自独立开发的可能性也越大。那么,具有突破性进步是不是一个无法衡量的主观标准因而缺乏可操作性呢?本人认为还是有客观标准的。比如看同领域内普通技术人员是否认为其属突破性进步;看涉案所解决的技术难题是否围绕该领域多年;看该专利所带来的经济效益这一可量化的标准。
对创造性程度较低的发明专利保护范围予以限缩解释的有效途径之一就是在此类专利的侵权判定中限制等同原则的适用。正如艾贝工程公司案[3]中所述:“适用专利法时法庭首先应确定涉案发明的真正意义以及其是否实质性的改进了该领域的技术…… 如果他(专利权人)仅是前进了一小步,而他所说的所谓发明只是介于机械性的改变和真正的发明之间,那么他的专利应当限于较窄的范围内,只有几乎完全对其的抄袭才可被判定为侵权。正是法庭对真正的发明和轻微进步的不同态度调和了有时看似相冲突的解释权利要求书和适用等同原则的做法。”

  • 专利侵权判定的基本准则--逐一权项原则(element by element)
在具体进行专利侵权判断时,被控侵权物的技术特征与专利独立权利要求中记载的全部必要技术特征,逐一进行分析比较,以得出是否侵权的结论。 这就是专利侵权判定中的逐一权项原则。各国目前司法实践对等同侵权理论应适用逐一权项原则有较一致的意见。 美国最高法院在1997年的希尔顿化学公司诉沃纳金肯公司案[4]中确认了等同理论适用于每一个权项及其等同物的观点。法官指出:“对于界定专利发明的范围来说,权利要求书中的每一个权项都是重要的。因而必须将等同理论适用于权利要求中的每一个权项,而不是适用于整个发明。适用等同理论,甚至是适用于每一个权项时,不能宽泛到实际上取消该权项的程度。” 这就是所谓的逐一权项的适用原则,也就是解释权利要求书的周边限定原则。但对依据全面覆盖理论是否应当适用逐一权项原则则没有定论。本人认为逐一权项比较的方法并不针对某一个特定原则,而是对专利保护范围采用周边限定原则和折衷原则的必然衍生物。 比较一技术方案是否落入专利保护范围的方法除了逐一技术特征的比较之外,就是整体技术方案的比较,没有任何中间道路。而当两技术属于同一技术领域,甚至属于专利技术国际分类表同一四级目录下时,整体技术方案的比较是很难进行的,比较的结果很可能是发现二者差别如此之小, 从而判定被控侵权产品或方法与涉案专利相同。因此,字面侵权理论与等同原则一样应适用逐一权项的比较方法。
  • 全面覆盖理论概述
将逐一权项原则适用于全面覆盖理论的结果就是,专利权人要依据全面覆盖理论证明被控侵权物构成侵权就必须证明被控侵权物具备了专利权利要求书中的每一项权利要求所描述的技术特征。适用全面覆盖理论的情形有以下几种:
1.被控侵权物的技术特征与专利的必要技术特征完全相同——侵权成立
所谓完全相同,是指被控侵权物的技术特征与专利的技术特征相比,其专利权利要求书要求保护的全部必要技术特征均被被控侵权物的技术特征所覆盖,即构成字面侵权,据此,侵权成立。用公式表示,即专利的必要技术特征为:A+B+C+D;被控侵权物的必要技术特征为:A+B+C+D。显然,被控侵权物的技术特征全部在专利技术的权利保护范围之内,结论无疑是侵权。这种显而易见的侵权,实际上就是仿制专利产品。其仿制的产品包含了属于专利保护的发明或者实用新型的全部必要技术特征,这些特征与权利要求书中用文字描述的技术特征之间存在着一一对应关系,基本上不存在任何差异。这是传统专利侵权理论承认的最基本的侵权行为。
2.被控侵权物的技术特征多于专利的必要技术特征——侵权成立(从属侵权)
被控侵权物技术特征与专利的技术特征相比,不仅包含了专利权利要求书中的全部必要技术特征,而且还增加了新的技术特征。在这种情况下,仍然应认定为侵权。用公式表示,即专利技术的必要技术特征为:A+B+C,而被控侵权物的技术特征不仅包括了A、B、C,而且增加了D和E,即为A+B+C+D+E,在这种情况下,由于被控侵权物覆盖了专利的全部技术特征被控侵权物专利的全部必要技术特征,仍构成侵权。在实践中,和专利技术相对比,增加了技术特征的被控侵权物也许也获得了专利权,构成一项从属专利。即便如此,从属专利也会构成对基本专利的侵权。
3. 被控侵权物的技术特征比专利缺少了一个以上必要技术特征——不构成侵权
权利要求中必要技术特征组成的技术方案的整体内容不可分割,所以,独立权利要求中各个必要技术特征全部被利用的行为才构成侵权。根据《专利法》的规定,写在独立权利要求中的必要技术特征是指缺少一项将不能完成发明任务的特征。他人在缺少专利技术必要技术特征的情况下,完成了同样的发明任务,显然不构成侵权。 用公式表示,即专利技术的必要技术特征为:A+B+C+D;被控侵权物的技术特征为:A+B+C,这表明,实施者用较少的技术特征达到了专利技术的目的和效果,这本身已是一种创新,是技术的进步,显然不能视为侵权。
4.被控侵权物中缺少专利独立权利要求中附加技术特征——侵权成立
被控侵权物的技术特征与专利的技术特征相比,虽然缺少独立权利要求中的部分技术特征,但缺少的技术特征经过分析,实际应作为附加技术特征,而不应当作为该专利的必要技术特征,是由于专利权人的疏忽而将其写进了独立权利要求中,在这种情况下,亦应认定侵权成立。 用公式表示,即专利技术的技术特征为:A+B+C+D,其中D实际上是附加技术特征;而被控侵权物的技术特征为:A+B+C,缺少了技术特征D,应当认为侵权。
根据《专利法》的规定,独立权利要求应当包括说明新颖性、创造性的必要技术特征,但并不等于独立权利要求中记载的技术特征实际上都是必要技术特征。在现实中,由于各种原因,比如申请人缺乏撰写申请文件的技巧,把应当位于从属权利要求地位的非必要的附加技术特征也写进独立权利要求。对于记载在独立权利要求中的附加技术特征的认定,要结合发明目的,效果和技术手段以及申请人在专利审批过程中向专利局所作的陈述进行综合分析,而不应不加分析地随意认定。 一旦认定了是被控侵权产品或方法是附加了技术特征,则可以做出侵权的判定。否则,将可能造成由于专利权人在撰写专利文件时形式上的失误,掩盖了侵权行为人实质上的侵权。也就是说,在进行侵权判断时,如果机械地拿被控侵权物的技术特征与专利保护范围中独立权利要求中的技术特征相比,缺少一项技术特征就认定不侵权,那么,由于权利要求书撰写的疏忽或不严谨,就可能致使很多侵权行为被认定为不侵权,专利权人的合法权益将无法得到公正、有效地保护。

  • 等同原则概述
根据字面侵权理论如果被控侵权物并不具备专利的每一项技术特征,则不构成侵权,侵权争议本应就此完结。 但正如上文所述,法院已意识到允许模仿专利的某一项或几项技术特征而同时不与其完全相同的技术方案存在会使专利法的保护变得空洞而没有意义。将侵权判定限于字面覆盖理论会事实上鼓励肆无忌惮的模仿者对专利稍加改动而游离于专利权利要求之外,从而逃脱专利法的制裁。而现在一模一样的抄袭已越来越少,更多的侵权者将专利中的部分技术特征改头换面为看似不同的另一技术方案来掩盖其盗用事实。等同原则正是为了对付这类侵权者。等同侵权理论的精髓是阻止人们以欺骗手段获得专利法给与的好处。
适用等同原则判定专利侵权可分为以下两种情况:
1.被控侵权物中的技术特征有一部分与专利的必要技术特征不相同,但不相同部分属于等同手段代替——侵权成立。被控侵权物的技术特征与专利的技术特征相比,虽然构成两者的技术特征数量相等或相差不多,但其中有的技术特征内容不相同。经过比较,如果被控侵权物与专利技术所不同的技术特征是采用与后者实质上相同的手段实现了与后者实质上相同的功能,达到相同的效果,而该领域的一般技术人员部经过非创造性劳动即能知道被控侵权物属于等同手段代替,因为这种代替未对技术进步作出贡献,仍构成侵权。 用公式表示,即专利技术的必要技术特征为:A+B+C+D;而被控侵权物的技术特征为:A+B+E+D。经过对比,C和E实际构成专利法意义上的等同,即C=E。在这种情况下,运用等同原则,可以认定侵权成立 。
2.被控侵权物的技术特征与专利的必要技术特征有一个以上不相同也不相等——不构成侵权。被控侵权物的技术特征与专利的必要技术特征相比,有一项以上不相同,且不属于等同物代替,则不构成侵权。 即适用全面覆盖理论和等同理论都不能证明构成侵权。用公式表示,即专利技术的必要技术特征为:A+B+C+D;而被控侵权物的技术特征为:A+B+C+F,其中经过比较,D不等于F,两者不属于等同物替换,应当认定不侵权。大量的改进性发明创造都是在现有产品或方法的基础上完成的,通过增加新的技术特征或改变原有的技术特征,使技术不断完善,从而推动各项技术向前发展。当然这里讲不相同也不相等的技术特征,必须是具有本质的区别,有实质性的改进。
    通过上述分析,主张在专利侵权判定中适用等同理论的原告专利权人会发现该理论并不总是有利于的他的。如果某一项技术与涉案专利技术相比实质上不相同,以实质上不同的手段实现了与其相同或近似的功能,那么即使该被控侵权物的各项技术特征从字面上看落入了涉案专利的保护范围,也不能认定为构成侵权。可见等同理论是一把“双刃剑” ,一方面阻止模仿者以欺骗手段侵犯专利权人的垄断权,另一方面则将专利权人依据专利法得到的保护严格划定在公平原则覆盖的范围内。
六.等同原则在美国司法实践中的运用以及相关问题
美国的的等同侵权理论及具体判定方法都是由司法判例确定的。1814年的欧迪恩案[5]提出了等同侵权的雏形,斯托里(Story)法官在该案中说:“仅仅以似是而非的不同或轻微的改进,不能动摇原发明人的权利。”1878年机器公司一案[6]中最高法院指出:“从专利法意义上说,某一事物的实质性等同物是指与该物本身相同的东西。所以,如果两件发明物以实质上相同的方式发挥着相同的功能,达到了实质上相同的效果,他们就是相同的,尽管他们的名称、结构或形状有所不同。”  由此确立了“功能-手段-效果三一致”的判定标准。 确立美国现代等同理论的是1950年的格拉夫[7]一案,其中杰克逊法官的一段判词被视为关于等同原则的经典论述而被广泛引用。他说:“等同的构成,必须在专利、现有技术和有关案件特定情形的背景中予以考虑。在专利法看来,等同不是某一公式的禁锢,也不是在真空中予以考虑的绝对。它不要求每一个目的和每一个方面的完全一致。在确定等同时,与某一事物相等的事物可能并不互相等同,而那些主要效果不同的事物可能会在有时等同。必须考虑专利中某一成分所要达到的效果,它与其他成分合并是所产生的特性,以及它在操作中欲实现的功能。一个重要的考虑因素是该领域中具有一般技术水平的人员是否有可能知道专利中部存在的某一成分与专利中存在的那一成分具有可互换性(interchangeability)”。
在希尔顿案中,最高法院则再次澄清了等同原则涉及的诸多重大法律问题,对美国专利法律界乃至世界各国专利法律的理论和实践产生重要了影响。其中明确了适用等同原则时几个关键法律问题:

  • 逐一权项原则。美国联邦上诉法院对希尔顿案多数法官的判决实际上是从整体上而不是从每一个权项上判定被控侵权产品或方法与涉案专利之间是否存在实质不同。而持反对意见的尼斯法官(Nies)则具体提出了在不扩大权利要求范围的前提下适用等同理论的方法。  她指出,等同理论适用于权利要求中的每一个权项(each element of a claim),而不是从整体上(as a whole)适用于被控侵权产品或方法。 最高法院十分同意她的观点,明确指出:“对于界定专利发明的范围来说,权利要求中的每一个权项都是重要的。因而,必须将等同理论适用于权利要求中的每一个权项,而不是适用于整个发明。适用等同理论,甚至是适用于每一个权项时,不能宽泛到实际上取消该权项的程度。” 这就是所谓的逐一权项(element by element)的适用原则,也是解释权利要求上的周边限定原则。在确认“逐一权项”原则的前提下,将“三一致”和“实质相同”的判定方法用于专利每一个权项是否可互换的比较之中
  • 禁止反悔理论。其含义是指:在专利审查的过程中,专利申请人为区别现有技术而放弃的内容,不能在侵权诉讼中以适用等同理论的方式重新纳入受保护的范围之内。最高法院基本同意联邦上诉法院关于既调查申请人在审查中放弃的内容又调查放弃的原因的看法。但同时指出,只有当权利要求的内容是因为与现有技术重叠或缺乏新颖性而放弃时,才适用禁止反悔原则。
  • 最高法院通过本案将禁止反悔理论和等同原则与专利审查中的非显而易见性(unobviousness)理论相联系,三者都是将现有技术作为衡量标准。所谓非显而易见性就是专利的新颖性(Novelty),即只有区别于现有技术的技术才能被授予专利。依据禁止反悔理论,专利申请人在审查过程中为区别现有技术而放弃的权利要求不能在侵权诉讼中得到依据等同原则给与的保护。判断被控侵权物与专利技术是否等同的标准就是一般技术水平的技术人员参照现有技术,能够容易的知道二者的可互换性。
  • 最高法院通过本案的判决,使等同原则摆脱了一切主观因素,使其成为纯客观的理论。 即在等同理论的适用中,仅考虑一般水平的技术人员是否可知被控侵权物与专利的可互换性,至于被控侵权人的主观状态,无论是故意、刻意绕开专利权利要求进行发明创造,或是完全独立开发,都与判定是否构成侵权无关。
  • 判定是否构成等同的时间点不是专利申请日或是专利公开日,而是侵权日。这一点对专利权人的保护至关重要。
七、小结
专利法一方面保护专利权人独占使用其技术方案的垄断权利,另一个不容忽视的作用是制止专利权人依仗该独占专利权不适当的限制其他发明人在同一技术领域开拓创新。因此,无论是全面覆盖理论还是等同侵权理论,都不是专利权人赖以扩大其专利权利要求的武器,而是法庭准确划定专利权的保护范围的工具。在适用这两种理论判定专利侵权与否时,都要全面考虑各种因素,尤其重要的是请教该领域的专家查明其中的技术背景,只有这样才能真正实现这两种原则所追求的公平目标。云南著名律师 昆明著名律师 云南知名律师 昆明知名律师
 
 

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[1]Royal Typerwriter Co.  v.  Remington Rand, Inc., 168F.2d69,(2d Cie, 1948),
[2]中华人民共和专利法第第59条第1款之规定:发明或者实用新型专利权的保护范围以其权利要求的内容为准,说明书及附图可以用于解释权利要求书。
[3]Eibel Process Co. v. Minnesota & Ontario Paper Co., 261 U.S. 45,43 S. Ct.322,67 L.Ed.523 (1923)
[4]Warner Jenkinson Co., Inc. V. Hilton Davis Chemical Co., 117 S. Ct. 1040 (U.S. 1997)
[5]Odiorne v. Winkley, 18F.Cas. 581,582 (C.C.D. Mass. 1814)。
[6]Machine Co. v. Murphy, 97U.S. 120,125 (1878),
[7]Graver Tank & Mfg. Co  v. Linde Air Products Co,. 339 U.S. 605 (1950)

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